浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准

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作者简介

北京三友知识产权代理有限公司

王春光

【专利代理人/部长】

摘要：对于实用新型专利申请，我国采用初步审查制，初步审查包括形式审查和明显实质性缺陷审查，明显实质性缺陷审查中包括是否明显不符合专利法第二十二条第二款的规定即明显不具备新颖性的审查。为了避免一些明显不具备新颖性的专利申请获得专利权，近年来国家知识产权局通过不断加强对实用新型专利申请的明显新颖性审查，提高实用新型专利的授权质量。

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一、统一实用新型申请明显新颖性审查判断标准的必要性

我国的实用新型审查制度采用的初步审查制度，该制度保证了实用新型“短、平、快”的特点，但正是因为这一审查制度，导致一些不具备新颖性的专利申请也被授予了专利权，从而使得实用新型专利的法律稳定性差、社会认可度不高。随着2009年10月1日第三次修改后的《专利法》施行，以及随后修改并施行的《专利法实施细则》和《专利审查指南》都对新颖性的范围和明显新颖性审查做出了进一步的规定，明确将实用新型的明显新颖性纳入审查范围，这样可以排除明显不具备新颖性的实用新型专利申请，有利于提升实用新型专利的授权质量。

然而，由于法律的局限性等因素，现行的《专利法》、《专利法实施细则》对于实用新型明显新颖性审查仅给出了原则性规定，《专利审查指南》也仅是列举出几种常见的情形，由此导致审查员对明显新颖性的判断拥有较大的自由裁量权，这样就会造成审查尺度前后不一致，难以保证审查的客观公正性，而解决上述问题的根本就是在审查中对该自由裁量权进行适当限制，并统一实用新型明显新颖性的审查判断标准，努力做到审查的客观公正。

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二、实用新型申请明显新颖性审查的法律依据

《专利法》：第22条第2款新颖性的定义；第40条实用新型申请进行初步审查的规定；

《专利法实施细则》：第44条第1款第2项明确将实用新型是否明显缺乏新颖性纳入审查范围；

《专利审查指南》：第一部分第二章第11节、第二部分第三章第3.2 节对实用新型明显新颖性进行了原则性规定及示例性说明。

《专利审查指南》中对实用新型申请的新颖性判断标准列举了以下几种情形：

（1）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，技术内容完全相同或者仅仅是文字上的简单变换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

（2）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅为前者是后者的下位概念，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

（3）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是所属技术领域惯用手段的直接置换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

（4）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是数值或数值范围的不同，那么，其新颖性的判断应当依照以下各项规定：

①对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

②对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

③对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性；

④上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

（5）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是对比文件没有公开该申请权利要求中以性能、参数、用途或制备方法限定的产品，则需判断上述性能、参数、用途或制备方法是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构。如果上述内容隐含了产品的特定结构，则该实用新型申请相对于对比文件具备新颖性；反之，则不具备新颖性。

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三、热点问题讨论

1 、关于审查员主动检索的问题

《专利审查指南》第一部分第二章第11节规定，

①初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

②但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

③有关新颖性的审查参照本指南第二部分第三章的规定。

从上述规定可以看出，首先，审查员判断实用新型是否明显不具备新颖性，可以通过检索或不检索的两种方式进行，其中不检索的判断方式是一般方式，而检索的判断方式是特殊方式，应当在实用新型涉及非正常申请启动明显新颖性检索审查，但审查员如果不经检索又如何获知涉及非正常申请，目前只有通过审查员的经验来判断是否进行检索，这就由审查员的审查经验、技术领域等因素决定，无法形成统一的标准，影响到审查的公正性。

鉴于目前，国家和社会对于实用新型专利质量和权利稳定性提出更高的要求并兼顾公平原则，建议采取以下改进方式：

（1）明确新颖性检索的启动条件并规范检索方式

1）启动条件：可适当放宽审查员启动检索条件，允许审查员结合机检结果和自身经验启动检索，审查员不必事先判断实用新型是否涉及非正常申请。

2）规范检索方式：明确最低检索要求，包括使用的数据库、技术领域、发明名称、申请人、发明人、关键词数量等方面的最低检索要求。

（2）增设自愿提出检索请求程序

申请人可根据需要在申请时自愿提出检索请求，并可获得检索报告，为申请人获得权利后行使专利权奠定了良好的基础。同时，对于希望尽快获得授权的申请人，可以选择现有程序而尽快获得授权。并且实用新型主动修改时间，这样也不会更多地加大专利局的审查工作量，兼顾了审查效率。

需要说明的是，在实用新型审查阶段出具检索报告可以与现行的专利权评价报告制度相衔接，避免程序重复，又能提高效率，减轻申请人负担。关于检索报告与专利权评价报告相衔接的问题，因不在本文讨论范畴之内，笔者将在以后相关文章中另行详细阐明。

2、关于所属领域惯用手段的直接置换

如何把握新颖性判断中“所属领域惯用手段的直接置换”这一适用标准，是目前新颖性审查实践中的难点，而现行审查指南中就该适用标准并未给出明确的规定，仅给出简单的示例，因此审查事务中存在进一步对该适用标准进行明确的需求，以便更加准确地理解和把握。

审查指南第二部分第三章第3.2.3 节关于“惯用手段的直接置换”的规定为：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

目前，审查员经常使用“所属领域惯用手段的直接置换”为由评价技术方案的新颖性。

专利法中新颖性的立法本意是给予“新”的技术方案一定期限内的专利独占权。在新颖性审查实践中，主要考察权利要求与现有技术之间是否存在差别。按照新颖性审查原则的要求，通常将一项权利要求与一份对比文件单独对比，评判权利要求与对比文件公开的技术方案是否实质上相同，所属领域技术人员根据两者的技术方案是否可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，这就是通常所称的新颖性“四相同”条件。当权利要求与对比文件相比满足“四相同”条件时，则认为权利要求不具备新颖性。然而，在新颖性评判中存在一种特殊情况，虽然对比文件并未公开权利要求的全部技术特征，导致权利要求相较于对比文件存在区别特征，但是该区别特征是所属领域惯用手段的直接置换，而且该区别特征在其所适用的技术领域、所解决的技术问题以及所实现的技术效果方面与对比文件相应的技术特征并无差异，即该区别特征不足以使权利要求相较于对比文件具备专利法新颖性意义上所谓的“新”的特质，因此权利要求仍不能因其具有相较于对比文件的区别特征而具备新颖性，这就是在新颖性审查中设置“惯用手段的直接置换”的主要目的。

因此，根据新颖性评判中“惯用手段的直接置换”的设置本意，在有待置换的技术手段中，一方是权利要求相较于对比文件存在区别的技术手段，另一方是对比文件已公开的技术手段，笔者认为，判断这两种技术手段是否属于惯用手段的直接置换可以主要从以下四个方面考虑。

首先，有待置换的两种技术手段所要解决的技术问题必须相同。即有待置换的两种技术手段在其整体技术方案中均解决相同的技术问题，这不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

其次，有待置换的两种技术手段均应属于所属领域解决相应问题的惯常采用手段。即有待置换的两种技术手段必须是所属领域中熟知的、广泛使用的技术手段。所属领域技术人员已经熟知所属领域中存在解决相应技术问题的这两种技术手段，使用这两种技术手段种的任一种均不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

再次，有待置换的两种技术手段可以直接置换。即这种置换是直接而非间接的，这种置换不会影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构，这种置换无需对整体技术方案中的其他组成部分作以改变就可进行。

最后，置换前后的技术方案所实现的整体技术效果应保持不变。即在直接置换之后实用新型主动修改时间，技术方案所实现的整体技术效果不会因置换而发生改变，这也不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

括而言之，“所属领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件是：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前所属领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。

最后，为了使惯用手段直接替换的认定更加公正、合理且具有可操作性，规范惯用手段直接替换的判断标准是一种极为必要的方式，建议从以下几个方面进行考量：

（1）从时间上考量

既然是惯用手段，首先应当在本领域中已经公开应用了较长的时间。例如，“螺栓”替换“螺钉”时，审查员可考虑到在机械领域中，对现代意义上的螺栓记载可追溯到公元15世纪[1]，说明其早已被人们熟知和使用，因此可以称之为惯用手段。

（2）从技术领域上考量

应区别传统领域与新兴领域，具体为：

在传统领域，对于“惯用手段”的认定应充分考虑其在行业内的普及程度，只有被行业普遍认知并得到广泛利用的技术手段才可认为是惯用手段；

在新兴领域，如通信、互联网、无人机、智能机器人、环保等领域，由于技术发展和更新速度快，一些技术在没有得到广泛使用前就已经落后，甚至被新技术所取代，因此对于技术更新快的新兴领域的“惯用手段”认定可以适当放宽其被普遍认知和广泛利用的尺度，只要其在行业内产生了一定的影响力并且在一定时期、一定范围内被使用就可以认为是惯用手段。

（3）从判断方法上考量

1）参考《国际专利分类表》：国际专利分类表的具体条目可作为惯用手段的重要依据。例如在分类表中记载有：

B23B 车削；镗削

B23B3/00一般用途的车床或车削设备；车床组

B23B3/08. 以使用花盘为特征的车床

B23B3/10..具有水平花盘的，即镗车两用立式车床

B23B3/12..有花盘呈垂直式的，即落地车床

B23B3/14..花盘的安装与驱动

考虑到《国际专利分类表》被广泛使用，其收录的条目在本领域具有普遍性，因此引用该分类表中的小类以下条目作为可替换的惯用手段应当是允许的，但前提条件是应满足《国际专利分类表》的出版日在实用新型申请的申请日之前。

2）参考各类标准，例如国家标准、行业标准、国际标准化组织标准等：根据现有国内、外相关标准的记载，判断两者是否属于惯用手段的直接替换；

3）从相关文献上考量：检索相关技术文献，首先在权威专业期刊、业内知名专家的专著等具有权威性文献中记载有相关内容的，可视为惯用手段的直接替换；其次，在大量论文及专利文献中出现过的，其中论文应不少于5篇、专利文献不少于3-4篇；

4）电子证据作为辅助材料：专业权威网站；国内外认可的搜索引擎；

5）日常生活用品的简单叠加：例如拖鞋底部缝制抹布、钱包分割出多个零钱存储带等，无需检索可进行判断为惯用手段的直接替换；

6）专利局与企业协作制定惯用技术手册：借鉴日本专利局制定《周知、惯用技术集》的经验，中国专利局也可以与企业界一起制定涉及各类技术领域的《惯用技术手册》，从而使惯用技术的认定更具有可操作性和可靠性。

综上，笔者的主要观点认为应当明确实用新型明显新颖性审查标准，特别是惯用手段直接替换的审查标准；还应当适度放宽审查员启动检索条件，但应明确最低检索要求；再者，应当在审查阶段增加检索报告请求程序，允许实用新型申请人在申请递交时提出检索请求。

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